Инструкция по экспертизе на патентную чистоту

Процесс патентования заключается не только в разработке и регистрации новых изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. Для стадии подготовки к научно-техническим работам или при использовании готовых объектов интеллектуальной деятельности проводятся патентные исследования. Порядок проведения указанных исследований регламентирован на законодательном уровне – для этого используется утвержденный ГОСТ Р 15.011-96.

Патентование с гарантией

Что такое патентные исследования

Понятие патентных исследований сформулировано в п. 3.1.1 ГОСТ Р 15.011-96, эти работы проводятся по следующим направлениям:

• анализ технического уровня и общих направлений развития техники, объектов промышленной собственности, секрета производства (ноу-хау), услуг;
• оценка патентоспособности объекта интеллектуальной деятельности;
• проверка патентной чистоты;
• анализ конкурентоспособности продукции, проведенный на основе патентных и иных данных.

Разработка и внедрение технологических новшеств преследует не только цель модернизации, но и развитие бизнеса, повышение эффективности производства, увеличение прибыли. Итоговые цели патентных исследований заключаются в повышении конкурентоспособности товаров, работ и услуг, производство и выполнение которых напрямую связано с использованием патентной информации, а также обеспечением патентной чистоты (отсутствия нарушения исключительных прав третьих лиц).

Необходимость проведения патентных исследований может возникать при следующих обстоятельствах:

• внедрение технологических новшеств, модернизация производства и подготовка к выпуску новой продукции;
• подготовка документации для заказчика в рамках государственных и муниципальных контрактов, либо по иным видам гражданских договоров;
• формирование задач для разработки новых объектов промышленной собственности;
• анализ перспектив и последствий запуска новой продукции;
• предварительная проверка признаков патентоспособности изобретения, полезной модели и иных объектов интеллектуальной собственности;
• предотвращение возможных случаев нарушения чужих патентных прав.

Исходя из указанных задач, можно сформулировать три главных направления для проведения патентных исследований. Если требуется оценить перспективность предстоящей разработки новой продукции или технологии – проводится исследования технического уровня и тенденций развития.

Когда продукт и технология уже фактически разработана, а предприятию предстоит регистрация прав на объект промышленной собственности, проводится исследование признаков патентоспособности.

Если предстоит использование готового объекта промышленной собственности, проверяется патентная чистота. Рассмотрим особенности, которыми характеризуются наиболее распространенные виды патентных исследований.

• насколько целесообразна будет разработка нового продукта с учетом текущего развития отрасли;
• выявление наиболее перспективных ниш на рынке продукции, аналогичной патентуемому объекту;
• насколько велика патентная и изобретательная активность в выбранном направлении науки и техники.

Главная задача указанного вида патентного исследования – сэкономить денежные средства предприятия или заказчика, — и не допустить инвестиции в разработку заведомо неконкурентоспособного или непатентоспособного товара.

Патентные исследования технического уровня используют следующие направления анализа:

• изучение уровня технического развития отрасли или направления деятельности за определенный период времени, выявление перспектив для модернизации существующих решений или разработки новых продуктов;
• анализ изменений в потребительских и функциональных характеристиках продукции;
• мониторинг научно-технической деятельности лидеров рынка по выбранной отрасли;
• изучение объектов и проектов, однородных по своим характеристикам с разрабатываемым изобретением.

В итоговом отчете после проведения патентных исследований должен быть дать ответ – целесообразно ли продолжать разработку нового технически сложного объекта, и насколько эффективных окажется вложение средств в указанный объект.

• поиск по зарегистрированным патентам и опубликованным заявкам для установления аналогов разрабатываемого объекта;
• поиск по специализированным информационным источникам о разработке схожих объектов промышленной собственности;
• анализ готовности объекта к регистрации патентных прав путем сравнения характеристик технических решений.

Описание каждого запатентованного объекта можно получить из федерального или международного реестра, такая проверка проводится через патентные бюро. Также проверяется наличие опубликованных заявок других изобретателей в выбранной сфере науки или техники, поскольку раннему обращению отдается приоритет в регистрации.

По результатам данного вида патентного исследования составляется отчет о соответствии или несоответствии объекта условиям патентоспособности. Это позволяет своевременно внести изменения в формулу технического решения или прекратить дальнейшие изыскания.

Проверка патентной чистоты

Наличие патента на изобретение устанавливает режим правовой защиты зарегистрированного объекта от противоправных посягательств третьих лиц. Патент действует только в пределах определенной страны или региона. При выходе с продукцией на новые рынки необходимо убедиться, что на территории другой страны аналогичные патентные права не были зарегистрированы на иное лицо, так как это приведет к их нарушению.

Патентные исследования по этому направлению проходят следующим образом:

• оформляется запрос через патентное бюро о наличии зарегистрированных прав на схожие объекты, — либо поданные заявки на патентование;
• проводится сравнительный анализ параметров указанных технических решений на предмет выявления совпадений;
• изучаются условия патента, выданного на изобретение в другой стране – возможны случаи установления открытых лицензий, либо истечение срока охраны патентных прав.

В результате указанного патентного исследования должен быть получен однозначный ответ – будут ли нарушены интересы правообладателей схожим объектов промышленной собственности при выпуске продукции на новый рынок. Без проверки патентной чистоты предприятие рискует столкнуться с существенными финансовыми санкциями за нарушение прав третьих лиц.

Составление карты патентного ландшафта

Относительно новым видом исследований является представление заказчику карты патентного ландшафта. Данный вариант аналитического исследования позволяет принимать стратегически обоснованные решения о финансировании разработок и продвижении товаров на новые рынки зарубежных стран. Подготовка карты патентного ландшафта заключается в следующем:

• проводится анализ патентных документов и опубликованных заявок по выбранным регионам или странам, — с указанием интересующих сфер науки и техники;
• сведения о техническом и юридическом состоянии патентных объектов отражаются на визуальной карте, что позволяет оценить стратегические перспективы и целесообразность выхода на новые рынки;
• актуализация патентного ландшафта позволяет иметь постоянное представление об уровне изобретательской активности в выбранных регионах, а также об уровне технического развития конкурентов.

Наличие визуальной карты дает возможность сосредоточить усилия на продвижении новых технических решений в страны с низким уровнем изобретательской активности и конкуренции. Отображение информации в графическом виде является наиболее эффективным вариантом для восприятия для лиц, не обладающих специальными познаниями в сфере патентного права.

Этапы исследований

Процедура любого вида патентного исследования должна отвечать требованиям, регламентированным ГОСТ Р 15.011-96. Этапы патентных исследований по ГОСТ заключаются в следующем:

• формирование задания для проведения патентного исследования, представление исходных сведений;
• утверждение регламента поиска информации;
• аналитическая работа и проведение фактического исследования в соответствии с утвержденным регламентом;
• оформление отчета о проведенном исследовании.

От точности поставленной задачи зависит результат любого исследования. Для указанных работ в сфере патентного права может утверждаться единое задание, — либо с указанием целей по отдельным этапам. Заказчик представляет исполнителю максимально подробный состав информации по анализируемому объекту, а также формулирует перечень условий и требований к результату работы. Задание на патентные исследования утверждается руководителем проекта и содержит критерии для построения алгоритма дальнейших действий.

В содержании задания ключевое значение имеют следующие элементы:

• наименование работы и отдельных этапов;
• сроки проведения исследований, в том числе по отдельным этапам;
• перечень задач, поставленных заказчиком;
• перечень отчетных бланков и форм, которые представляются после завершения исследовательских работ.

На основании задания утверждается регламент работы, который определяет следующие критерии – предмет поиска, территорию исследования, ретроспективу выборки данных, перечень источников информации. Как правило, заказчика интересует исследование в отношении определенных регионов или стран по одной или нескольким сферам деятельности. Правильное формирование регламента позволяет провести исследования с максимально точными характеристиками.

На основании утвержденного регламента осуществляется сбор и анализ информации. Для этого обобщается вся информация по выбранному объекту, размещенная в открытом доступе, официальных публикациях и патентных реестрах. Неточно поставленные задачи или ошибки при формировании регламента существенно увеличивают объект исследования, так как количество изобретательских решений могут исчисляться десятками тысяч и миллионами даже для одной сферы науки и техники.

Результаты проделанной работы обобщаются в отчете о патентных исследованиях по выбранному направлению. В табличной форме отражаются следующие элементы:

• патентные документы, имеющие отношение к предмету поиска или схожим объектам;
• сведения о регистрации патентных прав или приоритете поданной заявки.
• технические и регистрационные материалы – документация, опубликованная при оформлении патентных прав, а также открытые сведения об использовании или применении изобретения в практической деятельности.

По желанию заказчика указанный отчет может быть использован для проведения аналитического исследования.

Итоговый отчет о патентном исследовании составляется по форме, регламентированной ГОСТ Р 15.011-96. В его содержание включаются следующие элементы:

• титульный лист;
• состав исполнителей, принимавших участие в исследовании и подготовке отчета;
• содержание патентного исследования;
• перечень используемых сокращений, терминов и т.д.;
• информация по объекту патентного исследования;
• аналитическая часть – раскрытие задач, поставленных заказчиком, а также подробное изложение данных, полученных при исследовании;
• заключение – даются ответы на все поставленные задачи; представляются рекомендации; обобщается и анализируется результат исследования;
• приложения.

Итоговый отчет утверждается лицом, выдавшим задание на проведение патентного исследования.

Исследования могут проводиться предприятием самостоятельно, либо путем обращения к профессиональным специалистам патентного бюро. Самостоятельное патентное исследование влечет объективные проблемы:

• доступ к большинству баз данных возможен только на возмездной основе, а открытые и общедоступные источники не гарантируют достоверность информации;
• большинство технической документации, используемой при проведении исследований, размещено на иностранных языках – перевод такого массива документов влечет существенные денежные и временные затраты;
• отсутствие квалификации и знания всех нюансов патентного права не позволит сделать правильные выводы при анализе полученных данных.

Даже соблюдение требований ГОСТ Р 15.011-96 требует специальных познаний в сфере патентования, которыми не обладают рядовые специалисты предприятия.

Таким образом, наиболее целесообразным вариантом для проведения исследований является обращение в патентные бюро. В этом случае любые виды исследований пройдут с соблюдением норм национального и международного права, а заказчик получит исчерпывающий отчет по интересующей тематике.

Услуги и цены

Одним из самых распространенных заблуждений является то, что выданный патент гарантирует отсутствие нарушения патентных прав третьих лиц. Корни подобного заблуждения и возникающих из-за этого проблем лежат в созвучии терминов «экспертиза патентоспособности» и «экспертиза на патентную чистоту», а также в устойчиво бытующем, но ошибочном мнении, что раз государство выдало патент, то оно дало право без ограничений использовать охраняемое им изобретение.

В действительности экспертиза патентоспособности и экспертиза на патентную чистоту имеют совершенно разные объекты и цели исследования, порядок и методику проведения. Экспертиза на патентоспособность проводится экспертом в отношении технического решения по поданной в патентное ведомство заявке. Экспертиза на патентную чистоту, которую не делает патентное ведомство ни в одной стране мира, проводится по вводимому в хозяйственный оборот объекту техники с оценкой всех реализованных в нем решений. При экспертизе на патентоспособность эксперт патентного ведомства ищет и сравнивает с заявленным решением его аналоги, известные из любых доступных в мире информационных источников, для того, чтобы сделать вывод настолько ли отличается от них это решение, чтобы на него мог быть выдан патент. При проверке на патентную чистоту исследуются только действующие патенты в стране, где объект техники вводится в хозяйственный оборот, причем задачей такого исследования является обнаружение патентов, выданные на такие же объекты и их части, материалы для их изготовления и способы получения этих материалов, способы взаимодействия частей и применения объектов.

Хотя исследования на патентную чистоту и называется «экспертизой», проводят ее негосударственные организации или частные лица, поэтому достаточно важно правильно определиться с квалификацией эксперта ее выполняющего и согласовать вид представления результатов. Проверка патентной чистоты в РФ регламентирована в ГОСТ Р15.011–96 о патентных исследованиях. Этот ГОСТ формулирует единые требования к порядку проведения экспертизы на патентную чистоту, к поиску, отбору, систематизации и анализу выявленных патентных документов, а также к подготовке выводов и оформлению результатов экспертизы. Но такие нормативные документы существуют далеко не во всех странах мира. Поэтому, заказывая проведение патентных исследований перед выходом на зарубежный рынок, рекомендуется использовать выработанные указанным ГОСТом рациональные подходы к проведению экспертизы, особенно в части подготовки регламента поиска, достижения наглядности выводов сопоставительного анализа и формализации результатов экспертизы.

Заключение с выводом о патентной чистоте — это гарантия того, что в отношении страны проверки определены риски нарушения чужих патентных прав. Причем негативное заключение не следует воспринимать, как вывод, что рынок закрыт навсегда — оно лишь позволяет своевременно спланировать и предпринять меры по внесению необходимых изменений в проверяемый объект техники или его составляющие, а также изучить перспективы приобретения лицензии или оспаривания патентов, которые могут быть нарушены.

        ГОСТ Р 15.011-2022

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Система разработки и постановки продукции на производство

 ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Содержание и порядок проведения

 System of product development and installation for production. Patent research. Content and procedure

___________________________________________________________

ОКС 03.140

Дата введения 2022-09-19

 Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ») и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания патентных поверенных «Apс-Патент» (ООО «Арс-Патент»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июня 2022 г. N 453-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 15.011-96

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

      1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию и порядку проведения патентных исследований на территории Российской Федерации.

________________

      2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ 7.32 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

ГОСТ Р 55386 Интеллектуальная собственность. Термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

      3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 патентные исследования: Исследовательская работа, относящаяся к сфере интеллектуальной собственности и включающая поиск, анализ и систематизацию патентной, а также иной информации с целью выявления технико-правового окружения объекта исследования и обеспечения научно-технического продвижения продукции.

________________

________________

3.1.4 инжиниринг: Инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и/или процессов.

3.1.5 патентный поиск: Поиск по национальным и региональным патентным базам данных, а также с помощью поисковых систем, поддерживающих мультинациональное подключение.

3.1.6 информационный поиск: Поиск по общедоступным источникам непатентой литературы, в том числе сети Интернет.

3.1.7 уровень техники: Сведения, ставшие известными в мире до даты начала патентных исследований, указанной в задании на проведение патентных исследований.

3.1.8 патентоспособность: Свойство результата интеллектуальной деятельности, отражающее его потенциальное соответствие условиям предоставления государственной защиты патентных прав.

________________

3.1.10 технический уровень: Характеристика исследуемого объекта техники, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих его техническое совершенство (например, эффективности использования по назначению), с соответствующими показателями аналогов.

3.1.11 конкурентоспособность: Свойство продукции, отличающее ее от аналогов степенью удовлетворения потребностей потребителей, уровнем затрат на ее приобретение и эксплуатацию и позволяющая ей в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

________________

________________

________________

________________

Примечание — В остальном при проведении патентных исследований и составлении отчетной документации допускается использование терминов, изложенных в [3], а также ГОСТ Р 55386.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

БД — база данных;

ИС — интеллектуальная собственность;

КД — конструкторская документация (рабочая конструкторская документация);

МКПО — международная классификация промышленных образцов;

МКТУ — международная классификация товаров и услуг;

МПК (СПК) — международная патентная классификация (совместная патентная классификация);

НИИ — научно-исследовательский институт;

НИОКР — научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (включая аванпроект, проектные, изыскательские, технологические и т.п. работы);

НПП — научно-производственное предприятие;

НТИ — научно-техническая информация;

ОИС — объект интеллектуальной собственности;

ОКБ — опытно-конструкторское бюро;

ПИ — патентные исследования;

РИД — результат интеллектуальной деятельности;

ТУ — технические условия;

УДК — универсальная десятичная классификация;

ЭВМ — электронно-вычислительная машина.

      4 Общие положения

4.1 По своему характеру и содержанию ПИ относятся к прикладным исследовательским работам и являются составной частью обоснования принимаемых решений, в том числе при формировании плана исследований (разработок) по вопросам создания, модернизации и завершения единичного и серийного производства, ввода и приема в эксплуатацию продукции, ее коммерческого использования, эксплуатации и ремонта систем и комплексов гражданского (научного и социально-экономического), военного и двойного назначения, при подготовке проектной документации в градостроительной сфере деятельности на различные виды объектов капитального строительства, в отношении отдельных этапов их строительства, реконструкции и капитального ремонта и т.д.

ПИ по настоящему стандарту могут быть проведены при выполнении НИОКР и их этапов по государственному контракту (или иному исходному договору) в организациях — исполнителях НИОКР.

Кроме того, ПИ по настоящему стандарту могут быть проведены, в частности:

— при прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении направлений, темпов развития средств технического обеспечения деятельности разработчика, исследовательском проектировании, формировании заказов исполнителям, поставщикам, при использовании (эксплуатации) продукции;

— при прогнозировании, перспективном и текущем планировании научных исследований, выборе направлений исследований для создания новых и модернизации существующих объектов техники и их технико-экономическом обосновании; при изыскании, исследовании применения объектов техники по новому назначению; при осуществлении научно-технического сотрудничества;

— при обосновании необходимости выполнения конкретных работ и их этапов; при обосновании выбора форм реализации и обеспечения условий реализации продукции; при решении вопросов использования опыта и знаний сторонних организаций; при определении инжиниринговых услуг;

— при перспективном и текущем планировании развития производства или его модернизации, постановке продукции на производство, при решении вопросов повышения качества продукции, совершенствования технологии, материального, технологического и нормативного обеспечения производства, приобретения зарубежного оборудования и исключительных прав; при совершенствовании продукции; при решении вопросов реализации продукции и обеспечения оптимальных ее условий, включая сервисные услуги поставленной продукции; при решении вопросов кооперирования производства, создании совместных предприятий;

— при решении вопросов, связанных с обеспечением и реализацией правовой охраны РИД; при приобретении разработок третьих лиц и т.д.

________________

При этом заказчик вправе в исходном договоре указать на необходимость исполнения требований настоящего стандарта, а также порядок, сроки и виды проводимых ПИ.

4.3 Заказчик вправе определить вид и задачи ПИ непосредственно в составляемом им задании на проведение патентных исследований (далее — задание на ПИ) или в исходном договоре по 4.2.

В случае если заказчиком в исходном договоре по 4.2 определены требования к виду и задачам ПИ, то исполнитель составляет задание на ПИ в соответствии с указанными требованиями.

В случае если заказчиком в исходном договоре по 4.2 не определены требования к виду и задачам ПИ, но присутствует условие о проведении ПИ согласно настоящему стандарту, исполнитель работ вправе самостоятельно определить вид ПИ с учетом рекомендаций согласно 5.2 и составить задание на ПИ. При этом исполнитель вправе обратиться к заказчику для уточнения вида и задачи (задач) ПИ до составления задания на ПИ.

________________

Необходимость привлечения сторонних организаций к проведению ПИ (например, для проведения специализированного патентного поиска, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта) определяет ответственный за ПИ с согласия лица, составившего задание на проведение ПИ по 4.3, если исходным договором по 4.2 не предусмотрено иное.

4.5 Результаты ПИ используют для разработки документов, связанных с деятельностью заказчика и/или исполнителя работ и с обоснованием принимаемых им решений, в том числе:

— маркетинговых исследований;

— прогнозов, программ, бизнес-планов, планов создания и развития производства объектов техники и оказания услуг;

— планово-технической документации на выполнение НИОКР;

— отчетной научно-технической, конструкторской, технологической, проектной и т.п. документации;

— документации, связанной с оценкой технического уровня и качества продукции, модернизацией или снятием ее с производства;

— документации, связанной с обеспечением охраны РИД на территории Российской Федерации и за рубежом;

— документации, связанной с постановкой на производство и реализацией объектов техники;

— документации, связанной с выявлением и оценкой данных о предполагаемом нарушении исключительных прав на ОИС в Российской Федерации и за рубежом;

— документации, относящейся к формированию и реализации научно-технической, патентной и коммерческой политик;

— документации, связанной с формированием и реализацией инвестиционной и кредитной политик, с подготовкой инвестиционных предложений и проектов;

— документации, подтверждающей право на налоговые льготы;

— иной документации, содержание которой может быть основано на результатах ПИ.

В документах, разработанных с использованием результатов ПИ, рекомендуется приводить ссылку на источник — отчет о патентных исследованиях с указанием его реквизитов.

4.6 По требованию заказчика результат ПИ является частью разработанной на определенном этапе (в том числе стадии жизненного цикла объекта техники) документации и, при взаимодействии нескольких заказчиков и/или исполнителей работ, передается в комплекте этой документации для рассмотрения и использования на последующих этапах работы.

      5 Виды патентных исследований

5.1 В зависимости от цели ПИ их относят к одному из следующих видов:

— ПИ на уровень техники;

— ПИ на патентоспособность;

— ПИ на патентную чистоту;

— целевые ПИ.

5.2 Если в исходном договоре по 4.2 или напрямую заказчиком не указано иное, для объектов исследования, являющихся объектами техники, требуемый вид ПИ выбирают с учетом приведенных в таблице 1 рекомендаций (ПИ на уровень техники могут быть также проведены, если объект исследований определен как область техники).

Таблица 1 — Рекомендации по выбору вида ПИ

________________

На необходимость проведения дополнительных работ, не приведенных в таблице 1 (например, исследование технического уровня объекта техники, выявление факторов конкурентоспособности, определение перспективных объектов технологического трансфера, разработка патентного ландшафта и т.п.), указывают путем перечисления конкретных задач в задании на проведение ПИ.

Для решения принципиально иных задач и проведения ПИ, объектом исследований которых является не объект техники, а объект иного характера (например, само по себе дизайнерское решение, средство индивидуализации, перечень конкурентов и др.), в качестве вида ПИ указывают «Целевые ПИ».

5.3 В контексте настоящего стандарта программные продукты при проведении ПИ рассматривают в качестве объекта техники в части способа их реализации (процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Иные подходы к рассмотрению программных продуктов при проведении ПИ должны быть определены заказчиком в исходном договоре по 4.2 или в задании на ПИ.

5.4 ПИ разрабатываемых нормативных документов (национальных стандартов, стандартов в соответствии со статьей 6 [7] и т.д.) заключаются только в определении патентной чистоты технических решений, раскрытых в этих документах.

Нормативные правовые акты (законы, постановления, указы и т.д.), а также нормативные документы, не содержащие технические решения, например общетехнические и организационно-методические стандарты, включая стандарты на термины и определения (см. 7.1.2 и 7.1.3 ГОСТ 1.5-2001), не подлежат ПИ ввиду отсутствия объекта исследований.

5.5 При проведении ПИ поиск по нетехническим объектам интеллектуальной собственности (промышленным образцам, программам ЭВМ, товарным знакам и т.п.) проводится только в случае наличия прямого указания на это в задании на ПИ. При этом исходное описание объекта исследований должно содержать сведения, позволяющие проводить такой поиск (например, изображение внешнего вида, название прибора, наименование конкурирующих разработчиков программных продуктов и т.п.).

5.6 ПИ на уровень техники проводят с целью выявления существующих в мире аналогичных методов и технологий для решения задач, стоящих перед объектом техники, в частности, выделения наиболее актуальных и современных технических решений в исследуемой области техники, определения тенденций их развития, анализа технического уровня объекта техники и т.п.

В частности, ПИ указанного вида проводят для использования выявленного уровня техники в качестве отправной точки для разработки технического решения, для анализа деятельности разработчика, выбора оптимальных направлений развития его научно-технической и производственной деятельности, обоснования конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции, по обеспечению эффективности ее применения и конкурентоспособности, обоснования проведения необходимых работ для повышения технического уровня продукции и т.п.

Одной из возможных форм результата ПИ на уровень техники является патентный ландшафт, разработанный в соответствии с [8]. Такой формат целесообразен, в частности, для использования при планировании стратегических исследований по разработке новых объектов техники, при формировании политики (патентных стратегий) по правовой охране РИД, для исследования патентной активности с целью рассмотрения текущей патентной ситуации в отношении объекта техники в отдельно взятой стране, регионе или в мире и т.п.

5.7 ПИ на патентоспособность проводят с целью выявления РИД, способных к правовой охране в качестве объекта патентных прав, и формирования предложений относительно ее реализации (например, получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, или сохранение конфиденциальности сведений о сути технического решения, составляющего РИД, через его правовую охрану в качестве секрета производства «ноу-хау»).

При наличии соответствующего указания в задании на ПИ в рамках ПИ на патентоспособность анализируют целесообразность государственной регистрации патентных прав на территории Российской Федерации и/или других государств, а также предлагают предпочтительный объем правовой охраны (в частности, проект формулы изобретения или полезной модели).

5.8 ПИ на патентную чистоту проводят для выявления возможности правомерного введения объекта техники (в том числе содержащихся в нем технических, а также художественно-конструкторских и иных решений с учетом требований по 5.5) в гражданский оборот на территории выбранного государства (региона) без нарушения исключительных прав третьих лиц, а также для анализа целесообразности приобретения соответствующих прав в случае их наличия.

При проведении ПИ на патентную чистоту должны быть приняты во внимание не только национальные, но и региональные (в частности, евразийские и европейские) патенты (в том числе патенты на промышленные образцы), а также заявки, по которым не исчерпан конвенционный приоритет.

5.9 Целевые ПИ проводят для достижения целей, не указанных в 5.6, 5.7, 5.8, и решения задач, напрямую указанных в задании на ПИ.

В частности, ПИ указанного вида могут быть проведены в следующих целях:

— анализ стратегии охраны РИД и использования ОИС (патентной политики), в том числе в контексте направлений научно-исследовательской, производственной и коммерческой деятельности организаций (в частности, согласно приведенному в качестве объекта исследований перечню конкурентов), которые действуют или могут действовать на рынке интересующей продукции (в том числе в части охраняемых средств индивидуализации) для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров, лицензиатов и партнеров по сотрудничеству, а также использования их опыта;

— анализ портфеля интеллектуальной собственности (объема и состава исключительных прав) разработчика (например, исполнителя работ), анализ качества ОИС, оценка их текущей эффективности и перспектив использования;

— анализ уникальности решения внешнего вида изделия в области промышленного дизайна или кустарно-ремесленного производства и его патентоспособности в качестве промышленного образца;

— анализ средства индивидуализации на различительную способность и возможность регистрации;

— анализ сложного объекта (в т.ч. программного продукта) на выявление способных к правовой охране элементов) и т.д.

      6 Содержание патентных исследований

6.1 Цель ПИ определяется видом ПИ с учетом конкретных задач, указанных в задании на ПИ.

6.2 Объект исследований определяют на основе исходных данных, предоставленных лицом, составившим задание на ПИ, или его представителем.

6.3 Конкретное содержание ПИ определяет ответственный за ПИ, исходя из рекомендаций согласно 5.2 и целесообразности проведения тех или иных мероприятий для достижения поставленной цели, в том числе, в зависимости от характера деятельности и функций, возложенных на исполнителя работ, и согласовывает его с лицом, составившим задание на ПИ.

В частности, ПИ могут включать в себя:

— патентный поиск, информационный поиск, поиск по охраняемым средствам индивидуализации, поиск по БД зарегистрированных объектов авторских прав (с учетом требований по 5.5);

— систематизацию выявленных аналогов по тем или иным категориям;

— отбор, краткое описание наиболее близких выявленных аналогов (с приведением чертежей, достигаемого технического результата и т.д.) и анализ их схожести с объектом исследований;

— статистический анализ выявленной в результате поиска информации и его визуализацию (составление патентного ландшафта);

— составление выводов и рекомендаций на основе полученных данных и проведенного анализа.

      7 Порядок проведения патентных исследований

7.1 ПИ проводят в соответствии со следующим порядком:

— заказчик или исполнитель работ согласно 4.3 определяет виды ПИ, ответственного за ПИ и сроки выполнения ПИ, после чего составляет задание на ПИ;

— ответственный за ПИ определяет требования к проводимому в рамках ПИ поиску и составляет регламент поиска;

— ответственный за ПИ проводит поиск в соответствии с регламентом поиска и оформляет результаты ПИ в виде отчета о ПИ.

7.2 Задание на ПИ составляют по форме, приведенной в приложении А.

В задание включают:

— в случае их наличия наименование и/или шифр темы исследования или соответствующей работы (например, НИОКР), этап этой работы и срок выполнения работы или этапа;

— календарный план, в котором указывают виды ПИ по 5.1, определяют сроки их выполнения и ответственного за ПИ, в том числе привлекаемых к проведению ПИ сторонних организаций;

— в случае необходимости в задание на ПИ включают описание конкретных задач ПИ (для целевых ПИ по 5.9 указание конкретных задач ПИ обязательно).

7.3 Задание на ПИ подписывает лицо, составившее задание на ПИ согласно 4.3, а именно: ответственный руководитель заказчика (например, руководитель разработчика, проводящий ПИ по собственной инициативе, инвестор, руководитель профильного подразделения государственного заказчика и т.п.) или руководитель исполнителя работ (например, руководитель научно-исследовательской работы, разработки аванпроекта, главный или генеральный конструктор опытно-конструкторской работы, главный инженер проекта и т.п.), если требованиями исходного договора по 4.2 не установлено иное.

Задание на ПИ согласовывает руководитель ответственного за ПИ (например, начальник патентного подразделения, руководитель патентной фирмы, патентный поверенный, патентный специалист и т.п.).

При необходимости под грифом «Согласовано» задание на ПИ согласовывает ответственный руководитель заказчика.

7.4 Если ПИ проводят в рамках исходного договора по 4.2, задание на ПИ рекомендовано составлять непосредственно в начале соответствующего этапа НИОКР согласно календарному плану, если требованиями исходного договора по 4.2 не установлено иное.

Время, запланированное на проведение ПИ согласно заданию, должно соответствовать объему предполагаемых работ, производственным возможностям ответственного за ПИ и целесообразности использования результатов ПИ на текущем и/или последующих этапах работы.

7.5 Регламент поиска составляют по форме, приведенной в приложении Б.

При составлении регламента поиска необходимо исходить из необходимости обеспечения достоверности результатов ПИ, наличия и наполнение* информационно-поисковых систем и технических средств поиска.

В случае проведения ПИ на патентную чистоту по 5.8 в регламенте поиска приводится исчерпывающий перечень государств, на территории которых необходимо проверить патентную чистоту объекта техники.

В случае актуальности в регламенте поиска приводят примечание, в котором указывают на необходимость привлечения сторонних организаций (помимо ответственного за ПИ), а также приводят описание рисков утечки информации на выявление трендов и активностей при проведении поиска в открытых источниках, наличие иных существенных обстоятельств.

7.6 Регламент поиска подписывает руководитель ответственного за ПИ (например, начальник патентного подразделения, руководитель патентной фирмы, патентный поверенный, патентный специалист и т.п.) и согласовывает лицо, составившее задание на ПИ согласно 4.3, если требованиями исходного договора по 4.2 не установлено иное.

При необходимости под грифом «Согласовано» регламент поиска согласовывает ответственный руководитель заказчика.

7.7 По результатам проведенного поиска ответственный за ПИ отбирает источники информации для последующего анализа, анализирует отобранную информацию, формирует выводы и рекомендации, после чего оформляет результаты ПИ в виде отчета о ПИ и составляет отчет о поиске (приложение В).

В случае целесообразности (в частности, при предоставлении данных в формате патентного ландшафта) по взаимной договоренности лицо, составившее задание на ПИ, и ответственный за ПИ вправе установить иной формат отчета о поиске (в частности, путем указания используемых баз данных и параметров поиска вместо заполнения таблицы В.6.1).

7.8 Отчет о ПИ, в состав которого входит отчет о поиске (приложение В), подписывает лицо, составившее задание на ПИ согласно 4.3, и руководитель ответственного за ПИ, если требованиями исходного договора по 4.2 не установлено иное.

7.9 Блок-схема проведения ПИ приведена в приложении Д.

      8 Отчет о патентных исследованиях

8.1 Отчет о ПИ в зависимости от требований задания на ПИ относится к одному или нескольким видам ПИ и должен содержать следующие структурные элементы:

— титульный лист;

— список исполнителей;

— содержание (при объеме отчета более 10 страниц);

— перечень сокращений и обозначений;

— данные об объекте исследований;

— основную (аналитическую) часть;

— заключение;

— приложения.

При построении, изложении и оформлении отчета о ПИ в части, не противоречащей настоящему стандарту, следует руководствоваться ГОСТ 7.32 и рекомендациями [9].

8.2 Данные об объекте исследований должны содержать:

— описание объекта исследования с полнотой, достаточной для проведения ПИ в соответствии с видом ПИ и задачами, указанными в задании на ПИ (с учетом требований по 5.5);

— его назначение и область применения.

Исходную информацию для данного структурного элемента отчета предоставляет лицо, составившее задание на ПИ, или его представитель.

8.3 Основная (аналитическая) часть отчета о ПИ включает один или несколько разделов в соответствии с количеством видов ПИ и/или задач ПИ, указанных в задании на ПИ.

В каждый раздел указанной части отчета рекомендуется включать:

— пояснение по выбранному объему и стратегии поиска;

— анализ и обобщение выявленной в ходе поиска информации;

— краткое описание выявленных аналогов объекта исследований, в том числе с приведением их основных характеристик и иллюстраций;

— анализ, предложения и рекомендации по итогам проведенных ПИ (например, перспективы использования идей, охарактеризованных в выявленных аналогах, формирование рекомендаций по обеспечению правовой охраны созданных РИД, обоснование патентной чистоты объекта техники или необходимости приобретения исключительных прав на ОИС у третьих лиц и т.п.);

— разъяснения относительно возможностей получения прибыли (дохода) от распоряжения исключительными правами на РИД, содержащиеся в объекте исследований, в случае их выявления.

Если это служит для упрощения восприятия, разделы аналитической части отчета иллюстрируются графическими материалами (в частности, в виде патентного ландшафта), а также таблицами (в частности, приведенными в приложении Г) или другими пояснительными материалами.

8.4 В заключении приводятся выводы и рекомендации по результатам проведенных ПИ, включая рекомендации о необходимости проведения дальнейших ПИ с указанием их вида.

В частности, в заключении:

— для ПИ на уровень техники по 5.6 кратко описывают существующий мировой уровень техники, положение объекта техники относительно него, а также наличие потенциальных правовых препятствий, ограничивающих свободное проведение разработок в рассматриваемой области;

— для ПИ на патентоспособность по 5.7 приводят вывод о наличии в объекте техники потенциально патентоспособного РИД и рекомендуемую стратегию его правовой охраны;

— для ПИ на патентную чистоту по 5.8 приводят вывод о возможности беспрепятственного введения объекта техники в гражданский оборот на указанной территории и рекомендации по законному преодолению выявленных препятствий (в том числе, по наличию исключительных прав третьих лиц) в случае их наличия; ввиду высоких коммерческих рисков, связанных с этим видом ПИ, в заключении рекомендуется указывать дату, на которую имеет актуальность полученный в результате исследования вывод относительно патентной чистоты.

8.5 В приложения к отчету о ПИ включают:

— задание на ПИ;

— регламент поиска;

— отчет о поиске.

При необходимости дополнительно прикладывают копии упомянутых в отчете источников информации и/или их релевантных частей (в частности, для источников, порочащих новизну, изобретательский уровень и/или патентную чистоту объекта техники).

8.6 По согласованию с лицом, составившим задание на ПИ, одно или несколько приложений к отчету о ПИ, а также сам отчет о ПИ могут быть заверены электронной подписью и предоставлены в электронном формате, не допускающем прямое редактирование (в частности, в формате PDF).

8.7 В случае выполнения ПИ по государственному контракту с ограниченным уровнем доступа ПИ проводят с учетом требований [10], [11], а также нормативных правовых актов заказчика.

Обращение с выявленными в ходе ПИ патентоспособными секретными РИД выполняют в строгом соответствии с требованиями [3], [10], [11].

Приложение А

(обязательное)

 Форма задания на проведение патентных исследований

(см. 7.2-7.4)

________________

Приложение Б

(обязательное)

 Форма регламента поиска

(см. 7.5-7.6)

________________

Приложение В

(обязательное)

 Форма отчета о поиске

(см. 7.7)

________________

Приложение Г

(рекомендуемое)

Г.1 Исследование уровня техники

Форма Г.1.1 — Показатели технического уровня объекта исследований

Форма Г.1.2 — Тенденции развития объекта исследования

Г.2 Исследование патентоспособности и правовая охрана

Форма Г.2.1 — Оценка патентоспособности РИД, рекомендуемая форма правовой охраны

Форма Г.2.2 — Анализ применимости в объекте исследований известных ОИС

Г.3 Исследование патентной чистоты объекта техники

Форма Г.3.1 — Объект техники, его составные части, подлежащие экспертизе на патентную чистоту

Форма Г.3.2 — Сопоставительный анализ объекта техники с ОИС

________________

Приложение Д

(справочное)

 Схема взаимодействия сторон при проведении патентных исследований

Примечание — Тонкими сплошными линиями обозначен процесс подготовки и направления документации, жирными — процесс подписания, пунктирными — процесс согласования.

 Библиография

ООО «Альфа ЭМС» оказывает услуги по выполнению всех видов патентных исследований. При необходимости оказывается помощь заказчику по подготовке заданий на патентные исследования, консультирование по вопросам патентного права, подготовка экспертных заключений по патентной чистоте технических решений.

Патентные исследования проводятся в случаях выполнения новой разработки, проектного, конструкторского решения. Выполнение патентных исследований обусловлено необходимостью соблюдения патентного права как в отношении собственной разработки, так и в отношении объектов промышленной собственности других собственников. Проведение патентных исследований – это специализированная инжиниринговая услуга, требующая от инженера-патентоведа широкого кругозора и умения проводить сравнительный анализ технических решений, выявляя их сходство и различие, достоинства и недостатки.

Сроки выполнения патентных исследований зависят от поставленных задач, объёмности новой разработки, ретроспективности поиска, стран поиска, принятой этапности работ. Минимальное время, необходимое на выполнение патентных исследований в объёме патентного поиска – две недели.

Оптимальным с точки зрения полноты принимаемых организационно-технических решений является выполнение патентных исследований в течение всего времени разработки новых решений, чтобы инженер-патентовед работал параллельно с инженерами-технологами – разработчиками новых решений.

Стоимость патентных исследований формируется трудозатратами инженера-патентоведа и накладными расходами, зависит от поставленных задач, объёмности новой разработки, принятой этапности работ. ООО «Альфа ЭМС» гарантирует самую низкую стоимость патентных исследований в регионе, выполнение работ в срок и с высоким качеством.

Основные сведения о патентных исследованиях

Патентные исследования проводят:

— при подготовке заявок на изобретения;

— при конструировании различных устройств и их отдельных частей, разработке, модернизации технологических процессов;

— при проектировании. Патентные исследования являются обязательной составляющей проектной документации (п. 10.л «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87);

— при планировании хозяйственной деятельности, решении (в том числе судебном) вопросов использования объектов промышленной (интеллектуальной) собственности, ведении конкурентной борьбы.

Основные виды патентных исследований:

— патентный поиск;

— исследование патентной чистоты новой разработки устройства, технологического процесса, проектного решения;

— исследование патентоспособности новой разработки устройства, технологического процесса, проектного решения.

Исходные данные для выполнения патентных исследований:

— вид патентных исследований;

— темы патентного поиска;

— страны поиска;

— ретроспективность поиска (годы издания источников информации);

— источники информации, по которым нужно проводить поиск – только патенты или ещё и дополнительные источники информации;

— описание новой разработки (конструктивно-технологических, проектных решений) – конструкторская, проектная и любая другая документация (например, эскизные чертежи), описывающая новое устройство, процесс, проектное решение;

— описание сути конфликта хозяйствующих субъектов, в том числе предполагаемого, для уточнения целей патентных исследований.

Результаты патентных исследований:

— отчёт о научно-исследовательской работе (патентных исследованиях) по ГОСТ Р 15.011-96 и ГОСТ 7.32-2017;

— патентный формуляр (при необходимости) по ГОСТ 15.012-84.

Основные нормативные документы, используемые при выполнении патентных исследований:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 18.12.2006 №230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)»;

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327 «Административный регламент исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение»;

3) Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2011 №87 «Руководство по экспертизе заявок на изобретения»;

4) ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

5) ГОСТ 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр»;

6) ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Тематика патентных исследований для опытного инженера-патентоведа практически не ограничена. Инженеры ООО «Альфа ЭМС» имеют опыт выполнения патентных исследований с 2001 года по самым разным темам – от электромагнитной совместимости в электроэнергетике до технологии производства аммиака, а также сами являются авторами восьми патентов на изобретения.

Патентный поиск

Патентный поиск является обязательной частью всех видов патентных исследований. Проводится по патентным базам данных, как отечественной (Роспатент), так и международным базам данных. Патентный поиск может сопровождаться информационным поиском по различным источникам информации – нормативной, проектной и конструкторской документации, статьям, материалам научно-технических конференций, диссертациям, отчётам по научно-исследовательским работам, депонированным работам, каталогам и прочим видам документации.

При подготовке заявок на изобретение патентный поиск производится с целью определения уровня техники, с учётом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения, подборки аналогов и прототипа нового изобретения.

При конструировании новых устройств, разработке, модернизации технологических процессов и проектировании патентный поиск проводится с целью:

— определения уровня техники – поиска аналогичных технических решений;

— исследования патентной чистоты и патентоспособности новых конструкторских, технологических и проектных решений.

При планировании хозяйственной деятельности результаты патентного поиска являются источником идей для оценки перспектив развития существующего производства, расширения сферы деятельности предприятия, модернизации производства, поиска заводов-изготовителей оборудования, ведущих специалистов отрасли, исследования активности конкурентов в части защиты объектов промышленной (интеллектуальной) собственности.

Исследование патентной чистоты

Процесс исследования патентной чистоты заключается в сравнении результатов патентного поиска с новой конструкторской, технологической, проектной разработкой или с фактически применёнными на производстве решениями. Результатом исследования патентной чистоты является заключение экспертизы на патентную чистоту – не подпадают ли планируемые или фактически используемые технические решения под действие тех или иных патентов.

Экспертиза на патентную чистоту проводится в два этапа:

— на первом этапе из базы данных патентов аналогов (результатов патентного поиска) отбираются патенты-прототипы – наиболее близкие по технической сущности к планируемым или фактически используемым техническим решениям;

— на втором этапе патенты-прототипы сравниваются с планируемыми или фактически используемыми техническим решениями по отдельным составным частям – признакам патентной формулы.

В заключении экспертизы на патентную чистоту перечисляются объекты промышленной (интеллектуальной) собственности, лишающие планируемые или фактически используемые технические решения патентной чистоты, определяется уровень значимости решений, подпадающих под действие патентов иных собственников, определяется возможность беспрепятственной с точки зрения патентного права реализации объектов техники в стране и за рубежом, разрабатываются мероприятия (рекомендации) по обеспечению патентной чистоты технических, технологических, проектных решений.

Исследование патентной чистоты нового технического решения является обязательной составляющей заявки на изобретение.

При конструировании новых устройств, разработке, модернизации технологических процессов и проектировании исследования патентной чистоты проводятся с целью определения, не нарушает ли использование новых разработок патентные права других хозяйствующих субъектов – собственников аналогичных зарегистрированных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности. Результатом данных патентных исследований также может быть разработка мероприятий (рекомендаций) по изменению технических, технологических, проектных решений таким образом, чтобы новая разработка или существующее техническое решение не подпадали под действие патентов других собственников.

При решении споров хозяйствующих субъектов (в том числе в суде) результаты исследований патентной чистоты являются элементом доказательной базы нарушения патентных прав собственника объекта промышленной (интеллектуальной) собственности. Патентование технологий конкурентов с последующим судебным запретом на пользование данными технологиями является одним из видов конкурентной борьбы.

Исследование патентоспособности

Целью исследования патентоспособности новой разработки устройства, технологического процесса, проектного решения является определение возможности оформления на новую разработку патентных прав – патента на изобретение или полезную модель. В процессе исследования патентоспособности инженер-патентовед выполняет проверку соответствия новой разработки требованиям к изобретению:

— новизна;

— изобретательский уровень;

— промышленная применимость.

В случае выявления недостаточного изобретательского уровня новой разработки заказчику патентных исследований предлагается оформление патента не на изобретение, а на полезную модель.

Исследование патентоспособности нового технического решения является обязательной составляющей заявки на изобретение.

При конструировании новых устройств, разработке, модернизации технологических процессов и проектировании исследования патентоспособности проводятся с целью определения возможности защиты интеллектуальных прав на новые изделия, технологические процессы, проектные решения.

При ведении конкурентной борьбы по заданию заказчика возможно выполнение исследования патентоспособности технических и технологических решений, применяемых в организации-конкуренте, с целью последующего патентования данных технических и технологических решений и предъявления патентных прав в виде запрета на использование данных технических и технологических решений.

Патентные исследования являются видом научно-исследовательской работы. Отчёт о патентных исследованиях выполняется по ГОСТ Р 15.011-96, ГОСТ 7.32-2017 и включает:

1. Общие данные для любого отчёта по научно-исследовательской работы – титульный лист, список исполнителей, содержание, перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов, список использованных источников.

2. Общее описание объекта патентных исследований, обоснование цели патентных исследований (введение).

3. Задание на проведение патентных исследований, включающее наименование работы, этап работы, сроки выполнения работы, календарный план, перечень ответственных исполнителей. Задание составляет научный руководитель работы, утверждает директор ООО «Альфа ЭМС».

Особую значимость в работе имеют даты её выполнения, определяющие приоритет того или иного патента. Поскольку патентование – процесс непрерывный, патентные исследования являются полностью актуальными только на момент их окончания. Соответственно, для обеспечения патентной чистоты и определения патентоспособности новой разработки патентные исследования разделяют на этапы, чтобы разработчик (заказчик патентных исследований) был уверен в патентной чистоте нового технического решения в течение его разработки.

Минимально возможное количество этапов патентных исследований, гарантированно обеспечивающее патентную чистоту новых технических решений – два:

— на первом этапе проводится патентный поиск, определяется патентная база по заданным темам, с целью дать информацию разработчику нового технического решения об уровне техники, имеющихся разработках, защищённых патентным правом и смежными правами на интеллектуальную собственность. На основе патентного поиска разработчик нового технического решения выполняет его таким образом, чтобы оно не подпадало под действие имеющихся патентов. Первый этап патентных исследований проводится в самом начале разработки новых технических решений, в процессе работы инженер-патентовед непосредственно взаимодействует с технологами – разработчиками технических решений. Невыполнение патентного поиска в начале работы может привести к подпаданию новой разработки под действие патента другого собственника и, соответственно, к дополнительным затратам организации на заключение лицензионного договора с собственником патента или даже к судебному запрету использования новой разработки или на модернизацию новой разработки;

— второй этап патентных исследований проводится на этапе завершения разработки новых технических решений с целью убедиться в том, что за время разработки (несколько месяцев) не появилось новых патентов, препятствующих реализации результатов разработки. Если разработка новых технических решений занимает больше времени, чем несколько месяцев (полгода и более), целесообразным является выполнение промежуточных патентных исследований, с внесением соответствующих изменений в процесс разработки по их результатам. Также на втором этапе обычно выполняется оценка патентоспособности новой разработки, с целью обеспечения патентной защиты новой разработки

3. Регламент поиска, включающий цель поиска информации, даты начала и окончания поиска, предмет поиска (объект исследования, его составные части), страна поиска и его ретроспективность (по датам публикации источников информации), источники информации, по которым проводится поиск. Регламент поиска составляет научный руководитель работы.

В качестве источников информации, по которым проводится поиск, могут быть не только патентные базы данных, но и, по желанию заказчика, любая другая информация – нормативные документы, проектная и конструкторская документация, статьи, материалы научно-технических конференций, диссертации, отчёты по научно-исследовательским работам, депонированные работы, каталоги и прочие виды документации. Следует отметить, что увеличение числа источников информации приводит к существенному увеличению трудозатрат на выполнение патентных исследований, иногда – к появлению дополнительных затрат на командировочные расходы. Необходимым и достаточным для выполнения требований Гражданского кодекса Российской Федерации в части обеспечения патентного права является поиск только по патентным базам данных.

Выбор страны поиска зависит от перспектив применения новой разработки в разных странах. В части патентного права в соответствии с судебной практикой наблюдается приоритет национального права над международным, потому если заказчик планирует использовать новую разработку только в Российской Федерации, необходимым и достаточным для выполнения требований Гражданского кодекса Российской Федерации является выполнения патентных исследований только в отношении патентов Российской Федерации. Вместе с тем, по желанию заказчика специалисты ООО «Альфа ЭМС» готовы проводить патентные исследования в том числе и по международным патентным базам данных. Выполнение таких патентных исследований требует дополнительных трудозатрат, в том числе на перевод документации.

Ретроспективность поиска по патентным базам в Российской Федерации на первом этапе патентных исследований определяется частью 1 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации – 20 лет для изобретений и 10 лет для полезных моделей. По истечении указанных сроков, в соответствии с частью 2 статьи 1364 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретения и полезные модели переходят в общественное достояние и могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. На втором и последующих этапах патентных исследований ретроспективность поиска определяется датой окончания первого этапа патентных исследований. Для определения уровня техники или для использования новой разработки за рубежом по желанию заказчика может быть определена любая ретроспективность поиска. Поиск информации более чем двадцатилетней давности, как правило, затруднён по причине уничтожения (утраты) технической документации.

Также в регламенте поиска выполняется классификация предметов поиска по рубрикам Международной патентной классификации. Правильное выполнение данной работы является залогом качественного выполнения патентных исследований, требует от инженера-патентоведа (научного руководителя работы) широкого технического кругозора, понимания областей техники, представленных в Международной патентной классификации.

4. Отчёт о поиске, включающий сведения о выполнении регламента поиска, перечень информации, отобранной для анализа (прежде всего – патентной документации), предложения по дальнейшему проведению патентных исследований, расширению тематики, территории патентного поиска. Описания выбранных для дальнейшего анализа изобретений, полезных моделей включаются в приложение к отчёту о патентных исследованиях. При необходимости, в отчёт о поиске включается статистическая обработка отобранных охранных документов – выполняется оценка изобретательской активности (количества опубликованных охранных документов по годам), взаимного патентования в разных странах, деятельности исследуемых компаний в области патентования.

5. Описание новой разработки, в ходе которого выявляются её отличительные признаки. Данный раздел патентных исследований могут выполнить технологи – разработчики нового технического решения, но обычно его выполняет инженер-патентовед, поскольку технологи далеко не всегда могут оценить новизну собственных разработок и их потенциальную ценность как объекта промышленной собственности.

Данный раздел патентных исследований является обязательным в случае их направления на экспертизу. Если патентные исследования выполняются с целью определения уровня техники или для решения смежных задач и не используются для определения патентной чистоты и патентоспособности новой разработки, её описание в отдельном разделе не имеет смысла.

6. Исследование патентной чистоты новой разработки, в ходе которого выполняется сравнение отличительных признаков новой разработки с патентной базой данных, созданной в процессе патентного поиска. Исследование проводится в два этапа – на первом этапе отбираются патенты, наиболее близкие к новой разработке (патенты-аналоги), принимается решение о проведении сопоставительного анализа по пунктам патентной формулы, на втором этапе для отобранных патентов-аналогов проводится подробный сопоставительный анализ отличительных признаков новой разработки с пунктами патентной формулы и отдельными признаками пунктов патентной формулы. Заключением исследования патентной чистоты является выводы о подпадании новой разработки или её отличительных признаков под действие патентов, о значимости такого подпадания в целом для новой разработки. Также в заключение исследования патентной чистоты включаются предложения (мероприятия) по обеспечению патентной чистоты новой разработки, определяется возможность производства и реализации новой разработки в стране и за рубежом.

7. Исследование патентоспособности новой разработки, в ходе которого выполняется оценка отличительных признаков новой разработки на предмет новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости с целью организации дальнейшей работы по защите промышленной собственности в виде подачи заявок на изобретения или полезные модели. Невыполнение исследования патентоспособности и патентования новых разработок может привести к получению патентов другими организациями и частными лицами, и, соответственно, к последующим дополнительным затратам организации на заключение лицензионного договора с собственником патента, к судебному запрету использования новой разработки, к необходимости модернизации новой разработки, уже поставленной на производство. Имея материалы патентных исследований, подготовка заявки на изобретение не занимает много времени – все материалы, необходимые для этого, в патентных исследованиях имеются.

8. Заключение отчёта о патентных исследованиях включает оценку интенсивности патентования в заданных областях в стране и за рубежом. В заключении выявляются компании-конкуренты, занимающиеся разработкой (патентованием) аналогичных решений, приводятся предложения о необходимости патентования отдельных составляющих новой разработки, о выполнении дальнейших патентных исследований.

Специалисты ООО «Альфа ЭМС» будут рады ответить на вопросы и выполнить патентные исследования любой сложности.

(Подпункт дан в ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2015 N 681р)

Каждое предложенное разработчиками техническое или дизайнерское решение оценивается с точки зрения эффективности, то есть возможности обеспечить конечному объекту разработки более высокие показатели, чем у объектов-аналогов. Одновременно проверяется новизна вновь созданных решений и оценивается целесообразность их правовой защиты на территории России и за рубежом или сохранения их в качестве секретов производства (ноу-хау).

Под патентоспособностью объекта техники понимают их соответствие перечню решений и критериям, в соответствии с которыми этим объектам предоставляется патентно-правовая охрана.

Условия патентоспособности объектов патентных прав изложены в статьях 1349 — 1352 четвертой части ГК РФ. Согласно этим статьям объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным требованиям к промышленным образцам.

Не могут быть объектами патентных прав:

• способы клонирования человека и его клон;
• способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
• использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
• результаты интеллектуальной деятельности не могут быть объектами патентных прав если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно статье 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Не являются изобретениями, в частности:

• открытия;
• научные теории и математические методы;
• решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
• правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
• программы для ЭВМ;
• решения, заключающиеся только в представлении информации.

Исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

• сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
• топологиям интегральных микросхем.

В соответствии со статьей 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Не являются полезными моделями, в частности:

• открытия;
• научные теории и математические методы;
• решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
• правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
• программы для ЭВМ;
• решения, заключающиеся только в представлении информации.

Исключается возможность отнесения указанных объектов к полезным моделям только в случае, если заявка на выдачу патента на полезную модель касается указанных объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

• сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
• топологиям интегральных микросхем.

В соответствии со статьей 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

При установлении новизны и оригинальности промышленного образца также учитываются (при условии более раннего приоритета) все заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо.

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия;

решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным товарным знакам, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным товарным знакам, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

Сведения о предложенных технических и дизайнерских решениях, квалифицированных в качестве одного из объектов промышленной собственности представляются в форме Д.2.2 «Оценка патентоспособности вновь созданных технических и дизайнерских решений, определение целесообразности их правовой охраны» Приложения 11 к «Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях».

В форме Д.2.2 указываются следующие сведения о предполагаемых изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, а также технических решениях, которые представляют секрет производства (ноу-хау).

В графе 1 приводятся названия технических, дизайнерских решений, предлагаемых к правовой охране.

В графе 2 описывается сущность решений, предлагаемых к правовой охране.

Наиболее целесообразно описывать сущность решений в виде перечня существенных признаков для изобретений и полезных моделей, то есть формулы изобретения или полезной модели, и в виде перечня существенных признаков промышленного образца, включающего совокупность существенных признаков, определяющих особенности внешнего вида изделия.

В графе 3 указываются прототипы решений, предлагаемых к правовой охране.

Под прототипом решения понимается наиболее близкий по технической сущности и результату, достигаемому при использовании, к разработанному объекту объект того же назначения (аналог).

Для каждого прототипа указывается источник информации. В отношении изобретений и полезных моделей — страна выдачи охранного документа и его номер, наименование технического решения и те существенные признаки, которые имеют сходство с признаками анализируемого технического решения.

В графе 4 приводится достигаемый технический результат и его влияние на характеристики объекта хозяйственной деятельности.

В графе 5 приводится оценка патентоспособности решения и указывается квалификация предложенных решений (возможность отнесения к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам).

В графе 6 обосновывается целесообразность правовой охраны и выбор стран патентования или причина отказа от правовой охраны и целесообразность отнесения решения к секрету производства (ноу-хау).